Hermes International SA v. Rothschild, S.D.N.Y.

NFT (代替不可能なトークン) は消費者製品、又は言論の自由によって保護される芸術的表現か？

エルメスは1984年にバーキンバッグの販売を開始し、BIRKINSのトレードマークとBirkin bagsのトレードドレスの所有者である。バーキンバッグは12,000ドルから200,000ドルの範囲で販売されており、バッグの所有はラグジュアリーの象徴である。2021年にアーティストのメイソン　ロスチャイルド氏は、ネット上でMetaBirkins（象徴的なバーキンハンドバッグのデジタル画像に基づいた100個のNFTのコレクション）の販売を開始した。2022年、エルメスは米国地方裁判所ニューヨーク南部地区でロスチャイルド氏に対して訴訟を起こし(Hermes International SA v. Rothschild, S.D.N.Y., No. 1:22-cv-00384, verdict 2/8/23)、被告のNFTコレクション「MetaBirkins」はエルメスの商標権を侵害したと主張した。エルメスは、被告の販売ににより商標が稀釈化されており、消費者が無関係の仮想商品を購入する可能性があると主張した。

裁判所は、侵害を判断するにはRogers v. Grimaldi（芸術作品による商標侵害のテスト、以下「Rogers test」）又はGruner + Jahr Printing & Pub. Co. v. Meridith Corp. （一般商標侵害のテスト）のどちらかを適用するかを検討した。 Rogers testが適用されるかの鍵は、商標が米国憲法修正第1条に沿ってさらに「もっともらしい表現力のある目的」に使用され、製品の起源について、又は当事者の承認や所属について国民の誤解を招くことがないかにある。Rogers testで原告は（1）表現力豊かな作品での商標の使用は、基礎となる仕事に芸術的に関連していない、または（2）商標は、基礎となる作品の起源または内容に関して一般の人々を「明示的に誤解させる」ために使用されていることを証明しない限り、芸術作品は商標侵害請求は米国憲法修正第1条（即ち、言論の自由）によって保護される。裁判官は、NFTに芸術的な表現が存在する可能性があるため、Rogers testを適用すると判断し、この事件を陪審員裁判で判決することを認めた。

さらに裁判所は、MetaBirkin NFTとBIRKIN 商標の間の混乱の可能性について下記の事項を考慮し、陪審員に侵害があったか判断するように指示をした。１）エルメスのBIRKIN商標の強さ。即ちバッグとエルメスの名前との関係、およびバーキンマークの販売、メディアの報道、排他性を通じて測定、２）NFTとのBIRKINマークの類似性、そして３）消費者の混乱、実際の混乱、消費者を導くための競争、消費者の教養のレベル。

ロスチャイルド氏は、訴訟を通して彼が製造したNFTは言論の自由として米国憲法修正第1条によって保護された芸術作品であると主張した。しかし陪審員は、ロスチャイルド氏の主張を却下し、ロスチャイルド氏がエルメス バーキン バッグのデザインに基づいて NFT を製造することにより、エルメスの善意から利益を得たというエルメスの主張を支持し、ロスチャイルドが商標侵害、商標希薄化、および MetaBirkins.com ドメイン名の不法なサイバースクワッティングに対して責任があると判断した。評決の一環として、陪審員はエルメスに合計 13 万 3,000 ドルの損害賠償金 (利益と転売手数料として 11 万ドル、サイバースクワッティングによる損害額として 2 万 3,000 ドル) を認めた。

この事件は、メタバースにおける 知財法の適用に関する最初の NFT 商標訴訟の 1 つである。陪審員は、ロスチャイルド氏の言論の自由の主張を却下し、NFT は米国憲法修正第 1 条の保護に値する芸術的表現というよりも、むしろ消費者製品のカテゴリーに属していると結論付けたようである。これはNFT クリエイターにとって重要な先例を設定し、デジタル作品に関連するポートフォリオのフレームワークを構築した。