今年の６月にUSPTOがMPEP（Manual of Patent Examining Procedure; 特許審査基準）の改訂を行いました。第700章に100超の変更が加えられておりますが、706.07(b)の改訂に大きな問題があるとして、米国実務家の間で話題となっております。

改訂後のMPEP 706.07(b)は、Final Rejection, When Proper on First Actionに関するもので、次のように規定されております。
The claims of a new application may be finally rejected in the first Office action in those situations where (A) the new application is a continuing application of, or a substitute for, an earlier application, and (B) all claims of the new application (1) are either identical to or patentably indistinct from the claims in the earlier application (in other words, restriction under 37 CFR 1.145 would not have been proper if the new or amended claims had been entered in the earlier application), and (2) would have been properly finally rejected on the grounds and art of record in the next Office action if they had been entered in the earlier application.

The claims of an application for which a request for continued examination (RCE) has been filed may be finally rejected in the action immediately subsequent to the filing of the RCE (with a submission and fee under 37 CFR 1.114) where all the claims in the application after the entry of the submission under 37 CFR 1.114 and any entered supplemental amendments (A) are either identical to or patentably indistinct from the claims in the application prior to the entry of the submission under 37 CFR 1.114, and (B) would have been properly finally rejected on the grounds and art of record in the next Office action if they had been entered in the application prior to the filing of the RCE under 37 CFR 1.114.

従来のMPEP 706.07(b)では、上記の下線部が”are drawn to the same invention claimed in the earlier application”でした。改訂後の”identical to”がほぼ同義なので、”patentably indistinct from”が新たに追加されたと考えればよいです。

このMPEP 706.07(b)は、継続出願又はRCE後に最初に通知する拒絶理由をFinalとすることができることを定めたもので、First Action Final Rejection、略してFAFRとも呼ばれている実務に関するものです。従来の”same invention”や改訂後の”identical”であれば（inventionなので、クレームの表現を多少変更した程度のものはsame, identicalとみなされる）、拒絶理由も同一となり、その内容は出願人が既に知るところであるので、重複審査を避けるためにも、このような規定が存在することは合理的と思われます。しかし、今回の改訂で”patentably indistinct”が追加されたことから、審査官がこれを必要以上に厳格に運用し、FAFRが乱発されるのではないかという点が懸念されております。

“patentably indistinct”（特許的に区別できない）は、Restriction Requirement（限定要求）やNonstatutory Double Patenting（非法定型二重特許）の際の基準です。少々荒っぽい言い方をすれば、従前の基準では、継続出願/RCE前後のクレームを比較すると102条違反が成立する場合であり、改訂後の基準では、103条違反が成立する場合となります。例えば、数値限定をしているクレームにおいて、数値範囲を狭くしてRCEを行った場合に、審査官が、狭い数値範囲も自明と判断すれば、RCE後の最初の拒絶通知がFinalとなりえる、ということです。”may be finally rejected”となっており、強行規定ではないので、実際のどの程度までのクレームの変更が必要かは審査官次第の部分もあります。今後の運用状況を注視していきたいと思います。

いずれにせよ、FAFRが増加するであろうことは予測されます。ここでMPEP 706.07(b)の続きには以下のような規定があります。

It would not be proper to make final a first Office action in a continuing or substitute application or an RCE where that application contains material which was presented in the earlier application after final rejection or closing of prosecution but was denied entry because (A) new issues were raised that required further consideration and/or search, or (B) the issue of new matter was raised.

すなわち、Final後RCE前に補正クレームが提示されており、それがnew issue（新規争点）を提起するものであるとして、審査官から補正が容認されなかった場合であって、そのクレームを使ってRCEをする場合には、次のオフィスアクションをFinalとすることはできない、とされております。したがって、今後は、FAFRを避けるために、AFCP 2.0を必ず請求し、補正が容認されなかったらRCEを行う、というスキームが安全策と思われます。また、all claimsとなっているので、これまでにクレームされていなかった構成を新規従属クレームとして追加しておくことでもFAFRを回避できる可能性が高まります。

この変更は、パブコメ等の事前の意見聴取を行わずに突然に行われたものであり、かつ、近年のcompact prosecutionに反して、より多くの手間と費用を出願人に強いることになることから、米国実務者の間では非難の的となっております。