本件は、審査経過が意匠のクレームの範囲を制限すること、および意匠についての包袋禁反言( file wrapper estoppel )に関する最初の判決です。
1. はじめに
日本における関連意匠制度は、一のデザイン・コンセプトから創作されたバリエーションの意匠について、同等の価値を有するものとして保護し、各々の意匠について権利行使することを可能とする制度です[1]。
米国意匠制度では、日本のような関連意匠制度はありませんが、1 つの発明概念[2]（a design inventive concept）に含まれるものであれば、一出願に複数の実施例を記載することができます。この実施例として認められるためには，以下の 2 つの基準を具備している必要があります[3]。
(Ⅰ) 複数の意匠が基本的に同一の意匠的特徴（design characteristics）を有する全体の外観を共通にしていること、
(Ⅱ)各実施例間の差異が，それぞれの実施例が独立して登録を受けられるほどではないことです。
なお、審査過程において、複数の実施形態が単一性を満たさないと判断された場合、限定要求[4]（restriction requirement）を受けることになります。その際は、出願から除外された実施形態については、分割出願[5]（divisional application）を行うことにより、別のデザイン特許として権利化を図ることができます。
このように、複数意匠を一出願に併合することは費用削減等の効果等のメリットがあるため、例えば日本において関連意匠制度を用いて出願した各意匠をそのままの態様で一出願に併合するケースが多くみられます。しかし、米国における「１つの発明概念（a design inventive concept）」は、日本における「一のデザイン・コンセプト」よりも狭く解釈されることが多く、限定要求を受けた場合、ある実施例については権利行使できないケースがあり、実務上注意すべき点があります。以下、Pacific Coast事件を説明します。
2. 事実の概要
原告[6]の出願当初の図面には、マリンウインドシールド部分に「4つの孔」、「2つの孔」を含むデザイン、「孔無し」のデザインの7 つの実施例を記載していました。前記出願の審査において限定要求が出され、原告は１つの実施形態「4つの孔」を選択し、非選択の実施形態については孔無しのみを分割出願しました。その後、「4つ孔[7]」、「孔無し[8]」は登録がされました。なお、被告[9]の実施品は、「3つの孔」を含むデザインを採用していました。
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【出願当初の図面】
出所：Fox Rothschild LLP[10]より抜粋して加工
【本件要旨の図面】
(左)：選択せず分割しなかった実施例 (真ん中)：被疑侵害品 (右)：選択して特許された実施例
出所：The Ordinary Observer[11]より抜粋して加工
【実物のマリンウインドシールドの斜視図（〇囲い部分）】
出所：PNW Startup Lawyer[12]より抜粋して加工
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原審[13]では、原告の主張は放棄された効力範囲についての権利行使にあたり，包袋禁反言の原則に抵触することから，被告被疑侵害製品は非侵害と判示されました。
CAFC[14]では、意匠における禁反言の適否を初めて検討し、意匠にも包袋禁反言の原則は適用されると判示しました。本件において包袋禁反言の原則が適用されるためには，(Ⅰ)出願人による放棄されたかどうか，(Ⅱ)特許性の理由に関するものであるかどうか，(Ⅲ)被疑侵害製品が放棄された意匠特許の権利範囲に属するかどうか、の3 つのことを検討する必要があるとしました。
CAFCでは、「本件の場合、上記要件のうち(Ⅰ)及び(Ⅱ)は満たされてますが、(Ⅲ)は満たさないとしました。具体的には、地裁の判断とは異なり、放棄した範囲について、「領域」という概念は意匠の場合にはそもそも不適切であり、単に非選択発明(意匠)を放棄しただけであると判断しました。今回のケースについて言い換えると、「孔無し」、「4つの孔」を権利化し、「2つの孔」については権利化しませんでしたが、「孔無し」と「4つの孔」の間の「領域(1つの孔～3つの孔)」ついては権利を放棄したと考えるのは妥当ではなく、単に「2つの孔」について権利を放棄しただけであるという判断です[15]。
3. 検討
実施形態が相互に類似していないので限定要求[16]が出ているのであって、それに対してwithout traverse[17]で１つの実施形態のみを選択しているということは、暗黙のうちに非選択の実施形態と選択した実施形態が非類似である（＝均等の範囲[18]に入らない）ことを認めていることになります。つまり、後に非選択と同じような意匠の実施がされている場合に、それに対して意匠特許権を行使することは包袋禁反言の法理に照らして認められないということです。結論としては、不用意に多数の実施形態を一出願に押し込めない、複数の実施形態を入れた結果として限定要求が出された場合には、全ての実施形態について分割出願を行うことが重要です。複数の実施形態を一出願でして、後にそれを非選択のまま放置するのは、競合相手に「この（非選択の）デザインなら意匠特許権の侵害とはなりません」と知らせていることになります。
非選択意匠と「同一」でなければ、権利行使できる可能性はあります。しかし、CAFCの判決により、非選択意匠には権利が及ばないことが示されたので、限定要求で非選択な実施態様について分割出願がされていないことが分かれば、その非選択意匠と同一のデザインにしてしまえば、権利侵害とならないことが明らかになってしまいました。
4. おわりに
出願コストを減らすために何の検討もなく複数の実施例を記載するのではなく，限定要求された際にどのように分割するかをイメージしてできるだけ放棄することは避けるようにする方が望ましいといえます。また、複数の意匠を入れるなら、全部分割出願する覚悟が必要とも思われます。
—-以下、参考文献等—-
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そもそも包袋禁反言とは？・・・出願経過において主張した内容と矛盾する内容の主張を侵害訴訟の場面で行うことは許されないという原則です。侵害訴訟における被告の抗弁のひとつであり、信義則（民法１条２項）に由来します。
[1] （工業所有権法逐条解説 第20版 意匠法 第10条）
[2] 実務的には、どの範囲であれば実施例として認められるかについての判断は難しいところです。この判断は、審査官の主観によるところが大きいと思われます。そのため、限定要求を受ける可能性があることを踏まえつつ、どの範囲まで実施例とするかについては十分に検討する必要があります。[垣木 晴彦 林 美和 小松 悠有子 「実務家のための米国意匠出願のガイドライン」パテント (2015)]
[3] MPEP1504.05
[4] 限定要求とは、一つの出願中に2以上の独立した（independent）区別可能な（distinct）発明が含まれている場合に、審査官が出願人に対して発明を選択してクレームを限定するよう要求することをいいます（37 CFR 1.142(a)）
[5] 限定要求後の手続として、選択されなかった発明はその出願の審査対象から外されます（37 CFR 1.142(b)）。もし選択されなかった発明についても権利化を希望する場合には、分割出願をすることにより審査対象とすることができます。
[6] Pacific Coast Marine Windshields Limited
[7] D555,070
[8] D560,782
[9] Maribu Boats, LLC他
[10] 図面：https://ipspotlight.com/2014/01/09/design-patents-and-prosecution-history-estoppel-restriction-requirements-can-lead-to-surrender-of-alternate-claim-scope/ 07/05/2018参照
[11] 図面：https://www.theordinaryobserver.com/2014/01/federal-circuit-alert-pacific-coast.html 2018年6月19日参照
[12] 図面：https://pnwstartuplawyer.com/design-patents-illustrated/ 2018年6月19日参照
[13] Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC. et. al., 2012 WL 6721060 , M.D. Fla., December 27, 2012
[14] Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC et al., No. 2013-1199 , January 8, 2014
[15] NGB日本技術貿易株式会社https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1055.html 2018年6月19日参照
[16] 限定要求に対して、出願人は審査対象として1つの発明を選択します（MPEP §818）。選択されなかった発明は取り下げられます（37 CFR 1.142(b)）。出願人は、限定要求が不当と判断した場合でも応答の際に1つの発明を仮選択（provisional election）しなければなりません（MPEP §818.03(b)）。その応答の際には、限定要求の正当性を否認するか（with traverse）、否認しないか（without traverse）を明示します。
[17] 限定要求の正当性を否認しないという意味。
[18] 特許侵害事件における均等論に関するCAFCの大法廷判決 としてFesto事件があります。
